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  • Tel/Fax:0494907165
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Uso Lecito Del Marchio Altrui

  • A norma dell’art. 1 bis, r.d. 21 giugno 1947 n. 999 (inserito dall’art. 2 d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480), “purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”, mentre la concreta modalità con la quale si adopera l’altrui segno può contrastare con la correttezza professionale, cagionando equivoco sulla provenienza del ricambio.”( Cass. civ., sez. I, 28.10.1998, n. 10739);
  • “L’uso di un marchio, senza l’autorizzazione del titolare, al fine di annunciare al pubblico che un’impresa terza effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che essa è specializzata o specialista in tali prodotti, costituisce un uso del marchio ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva n. 89/104/Cee. Gli art. 5-7 della direttiva n. 89/104/Cee non consentono al titolare di un marchio di vietare ad un terzo l’uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti contrassegnati da tale marchio messi in commercio col marchio dal suo titolare o con il suo consenso, o che egli è specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di detti prodotti, a meno che il marchio non sia utilizzato in modo tale da poter dare l’impressione che sussista un legame commerciale fra l’impresa terza e il titolare del marchio, e in particolare che l’impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese.”(Corte giustizia UE, 23.2.1999, n. 63, proc. C-63-97);
  • “Ai sensi dell’art. 1 bis del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (aggiunto ad opera dell’art. 2 d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480), l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, eccezionale rispetto ai diritti di esclusiva sul marchio d’impresa registrato, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non deve avvenire in funzione di marchio; pertanto una pattuizione privata che riproduca il divieto di atti confusori consentendo l’uso commerciale del nome soltanto in funzione descrittiva, non contrasta con il precetto legale.”(Cassazione civile, sez. I, 22.4.2003, n. 6424);
  • “L’utilizzo e l’indicazione del marchio altrui nell’attività d’impresa di un terzo sono leciti, e non possono essere impediti dal titolare, esclusivamente se necessari e non altrimenti sostituibili, in quanto in funzione meramente descrittiva dei prodotti commercializzati o dei servizi erogati, e sempre che, eccedendo detta funzione, tale utilizzo non possa ingenerare il rischio di un collegamento, anche nel senso di mera associazione commerciale, con il marchio e le attività del titolare”(Cassazione civile, sez. I, 16.7.2005, n. 15096);
  • “La prima direttiva 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell’imperativo di disponibilità all’atto della valutazione dell’estensione del diritto esclusivo del titolare di un marchio, salvo nella misura in cui trovi applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all’art. 6 n. 1, lett. b), di tale direttiva. Quest’ultimo stabilisce, infatti, che il titolare di un marchio non può vietare ai terzi l’uso, nel commercio, di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio, purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. La norma mira, in tal modo, a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci nonché della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il trattato Ce intende introdurre e conservare.”(Corte giustizia UE, sez. I, 10.4.2008, n. 102 C-102/07);
  • “In materia di marchi, ai sensi dell’art. 21 d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30, l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, corrispondente al marchio già registrato da altri, non può avvenire in funzione distintiva, ma solo descrittiva, in quanto l’avvenuta modifica normativa, rispetto alla previsione dell’art. 1 bis r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (con la soppressione dal testo normativo delle parole «e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva»), lascia ferma la necessità che l’uso del marchio debba essere conforme ai principi della correttezza professionale.”(Cassazione civile, sez. I, 14.3.2014, n. 6021).
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